Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992), или Sega против Accolade — дело, в ходе которого Апелляционный суд США по девятому федеральному апелляционному округу применил американское законодательство об интеллектуальной собственности к вопросу обратной разработки компьютерного программного обеспечения. Издательство Accolade выпустило нелицензированное программное обеспечение для игровой приставки Sega Genesis и осуществило это с помощью обратной разработки программного обеспечения компании Sega. Дело затрагивает несколько частично пересекающихся вопросов, в частности область действия авторского права, допустимое использование товарных знаков и сферу действия доктрины добросовестного использования компьютерных программ.
Вначале иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии, который вынес решение в пользу компании Sega, запретив компании Accolade выпускать новые игры для Genesis и потребовав от неё отозвать все выпущенные ею игры для этой приставки. Решение было обжаловано в апелляционном суде девятого округа на том основании, что обратная разработка приставки Genesis была защищена законом о добросовестном использовании. Апелляционный суд отменил решение окружного суда и постановил, что использование компанией Accolade технологии обратной разработки для издания игр для Genesis было защищено законом о добросовестном использовании и что предполагаемое нарушение товарных знаков Sega является виной самой компании Sega. Это дело часто цитируется в других делах, связанных с обратной разработкой и принципом добросовестного использования.
Предыстория В марте 1984 года компания Sega Enterprises Ltd. была приобретена её бывшим генеральным директором Дэвидом Розеном, а также группой спонсоров. Хаяо Накаяма, один из этих спонсоров, был назначен новым генеральным директором компании Sega. После краха аркадной индустрии Накаяма решил сконцентрировать усилия компании на развитии рынка домашних игровых приставок. В это время компанию начала беспокоить большая распространённость пиратства программного обеспечения в Юго-Восточной Азии и в основном на Тайване. Тайвань не подписал Бернскую конвенцию, что серьёзно ограничивало юридические возможности Sega в этом регионе. Тем не менее законодательство Тайваня позволяло подавать в суд за нарушения прав на товарный знак. Sega, как и её конкурент Nintendo, разработала систему защиты для своих приставок, чтобы оградить себя от пиратства и нелицензированных издателей, по которой товарный знак Sega для лицензионных игр выводился самой приставкой. Несмотря на это, компьютерные пираты нашли способы запускать свои игры без вывода товарного знака.
После выхода Sega Genesis в 1989 году издатель видеоигр Accolade начал изучать возможности выпуска некоторых своих компьютерных игр на данной приставке. Однако в то время Sega вынуждала сторонних разработчиков заключать с ней лицензионные соглашения, что приводило к увеличению их расходов. По словам соучредителя Accolade Алана Миллера, «один разработчик платит им [Sega] от 10 до 15 долларов за картридж сверх остальных затрат на производство оборудования, что для независимого издателя почти вдвое увеличивает стоимость производства товара». В дополнение к этому, Sega требовала от Accolade передать ей права на эксклюзивное издание игр, что не позволило бы Accolade выпускать свои игры на других системах.
Чтобы обойти вопрос лицензирования, компания Accolade решила изыскать альтернативный способ выпуска своих игр, и для этого купила приставку Genesis, с помощью которой была проведена декомпиляция исполняемого кода трёх игр. Результат декомпиляции был использован для программирования своих новых картриджей таким образом, чтобы они могли отключать блокировки безопасности, препятствующие запуску нелицензированных игр. Благодаря этому, на Genesis была успешно выпущена игра . При этом, чтобы провести декомпиляцию программного обеспечения некоторых лицензированных игр для Genesis, Accolade несколько раз скопировала защищённый авторским правом код игр Sega.
В связи с проблемой пиратства и нелицензионной разработки игр компания Sega добавила технический механизм защиты в новое издание Genesis, выпущенное в 1990 году и получившее название Genesis III. В этой новой версии приставки содержался код — известный под названием Trademark Security System (TMSS) — который, когда в приставку вставлялся игровой картридж, проверял наличие строки «SEGA» в определённом месте памяти картриджа. Если, и только если строка присутствует, приставка запускает игру и на короткое время выводит надпись «PRODUCED BY OR UNDER LICENSE FROM SEGA ENTERPRISES LTD». Эта система имела двойной эффект: она обеспечила дополнительную защиту от нелицензионных разработчиков и пиратства программного обеспечения, а также заставила торговую марку Sega отображаться при включении игры, что сделало возможным подачу иска о нарушении прав на товарный знак в случае разработки нелицензионного программного обеспечения. Об этой разработке Accolade стало известно в январе 1991 года на зимней Consumer Electronics Show, на которой Sega показала новую приставку Genesis III, и продемонстрировала как та отказалась запускать игровой картридж Ishido. На следующий год было запланировано ещё больше игр, и в Accolade успешно определили, какой файл отвечает за работу TMSS. Позже в компании добавили этот файл в игры , Star Control, Mike Ditka Power Football и Turrican.
Судебный иск 31 октября 1991 года компания Sega подала иск против компании Accolade в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии по обвинению в нарушении прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции в нарушение . Через месяц к списку обвинений было добавлено нарушение авторских прав, по закону об авторском праве 1976 года. В ответ на это компания Accolade подала встречный иск за фальсификацию авторства её игр, поскольку при запуске игры показывался товарный знак Sega, и он выводился самой приставкой. Дело слушалось судьёй Барбарой А. Колфилд.
Sega утверждала, что Accolade нарушила её авторские права, потому что игры от Accolade содержали авторский материал Sega. Accolade настаивала на том, что их использование материалов Sega является добросовестным использованием. Однако судья Колфилд не согласилась с этим объяснением, поскольку компания Accolade была производителем игр, её работы были направлены на получение финансовой выгоды, а также потому, что её работы конкурировали непосредственно с лицензированными играми Sega, что, вероятно, привело к снижению продаж игр Sega. Серьёзный удар Accolade по делу был нанесён выступлением инженера Sega по имени Такэси Нагасима, который показал два игровых картриджа Sega, которые могли работать на Genesis III без показа торговой марки системой TMSS и предложил их юристам Accolade, но не пояснил как это возможно. В конечном счёте, это привело к поражению Accolade 3 апреля 1992 года, когда судья Колфилд вынесла решение в пользу Sega и запретила будущие продажи игр Accolade, совместимых с Genesis и демонстрирующих торговую марку Sega при запуске, а также использование компанией результатов обратной разработки. Почти неделю спустя суд также потребовал от Accolade отозвать все их игры, совместимые с Genesis.
Апелляция
Постановление окружного суда наносило серьёзные убытки Accolade. По словам соучредителя Accolade Алана Миллера, «чтобы просто оспорить запрет, мы должны были заплатить не менее полумиллиона долларов в виде судебных издержек». 14 апреля 1992 года компания Accolade подала ходатайство о приостановлении исполнения судебного запрета до подачи апелляции в окружной суд, но когда суд не вынес решения к 21 апреля, Accolade подала апелляцию на решение в Апелляционный суд США по девятому федеральному апелляционному округу. Исполнение решения по части отзыва всех игр Accolade для Genesis было приостановлено, но запрет на дальнейшую обратную разработку и разработку программного обеспечения Genesis оставался в силе до 28 августа, когда суд девятого округа приказал его отменить.
В поддержку апелляции , выступив в статусе amicus curiae, представила информационную сводку. В ней утверждалось, что окружной суд в своей работе допустил ошибки, придя к выводу, что Accolade нарушила авторские права Sega, выполнив обратное проектирование её программного обеспечения, распространив защиту авторских прав на метод работы и не рассмотрев, насколько игры Accolade схожи с материалами Sega, защищёнными авторскими правами. Свои комментарии также представили Американский комитет по интероперабельным системам, и специалист по авторскому праву профессор Деннис С. Карьяла из Университета штата Аризона.
В ходе работы по делу суд учёл несколько факторов в своём анализе и рассмотрел вопросы товарных знаков и авторского права отдельно. Как и в окружном суде, Нагасима показал суду игровой картридж, который работал на Genesis III и не отображал торговую марку. Однако суд не был тронут этим, решив, что картриджи Нагасимы показали, что можно сделать с подробным знанием TMSS, которого не было у Accolade. По мнению суда, так как знание о том, как избежать отображения товарного знака на Genesis III, не является общедоступной для отрасли информацией, попытки Sega доказать, что отображение их товарного знака не требуется для запуска игр на приставке, были недостаточными. В мотивирующей части решения судья указал: «Sega сознательно несла риски двух существенных последствий: ложная маркировка продукции некоторых конкурентов и препятствование другим конкурентам производить игры, совместимые с Genesis. Согласно , по крайней мере, первое деяние является явно незаконным». Далее суд сослался на дело Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group, в котором со ссылкой на закон Ланхэма говорится: «Торговая марка используется не по назначению, если она служит для ограничения конкуренции в производстве и продаже продукции. Это особая прерогатива ограниченных монополий, предусмотренная патентным законодательством». Судьи по делу решили, что компания Sega нарушила это положение закона, используя свой товарный знак для ограничения конкуренции в разработке программного обеспечения для своей приставки.
Для определения корректности претензий Accolade на добросовестное использование игрового кода Sega, защищённого авторским правом, суд рассмотрел четыре критерия добросовестного использования:
характер произведения, защищённого авторским правом, объём использованного произведения, цель использования, последствия использования данного произведения на рынке.